La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 6855 depositata il 19 febbraio 2026 ha esaminato la questione della configurabilità del reato di contraffazione in relazione a un uso dei marchi registrati in settori merceologici diversi.
La Suprema Corte rileva che la tesi giuridica propugnata, che vorrebbe una tutela del marchio limitata al settore merceologico di appartenenza, si pone in contrasto con la chiara lettera della normativa nazionale e sovranazionale, nonché con i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità.
L’art. 20, lettera c), del codice della proprietà industriale, in tema di «diritti conferiti dalla registrazione», dopo aver premesso che i diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio, attribuisce al titolare il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche “non affini”, se il marchio registrato goda di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio.
La predetta norma del codice corrisponde all’art.10, lettera c), della direttiva UE n.2436 del 2015, secondo cui, fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di tale marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno che sia identico o simile al marchio d’impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d’impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa o reca pregiudizio agli stessi.
Analogamente il regolamento UE n. 1001 del 2017, all’art.9, par.2, lettera c), dispone che il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell’Unione e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi.
Ne consegue che, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, al marchio “rinomato” (quali sono indubbiamente quelli oggetto del presente processo) spetta, sia in base alla legge nazionale sia in base alla normativa sovranazionale, la c.d. tutela “ultramerceologica”, in deroga al principio di specificità o relatività della tutela.
È quindi vietato l’uso di segno identico o simile al marchio rinomato/notorio anche per prodotti o servizi non affini.
Sul tema vi è un’ampia elaborazione della giurisprudenza civile, secondo la quale la tutela rafforzata accordata dal Codice della proprietà industriale al marchio rinomato comporta, oltre alla sua applicazione in caso di prodotti merceologici non affini, anche che si debba prescindere dall’accertamento di un rischio di confusione tra i segni, essendo sufficiente che il pubblico interessato in concreto possa cogliere l’esistenza di un nesso, ossia di un grado di similarità, tra il marchio notorio e quello successivo (Sez. 1 civ., n. 27217 del 07/10/2021, , Rv. 662721 – 01).
La contraffazione viene ravvisata ogniqualvolta la riproduzione del marchio “celebre” permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio (Sez. 1 civ. n. 4721 del 21/02/2020, Rv. 657065 – 01)
Nel medesimo senso si è orientata, senza registrare contrasti, anche la giurisprudenza penale di legittimità, che ha avuto modo di affermare che integra il delitto di cui all’art. 473 cod. pen. la contraffazione di marchi celebri pur se apposti su prodotti appartenenti a un settore merceologico diverso da quello tradizionale (Sez. 5, n. 35235 del 18/05/2022, Lelli, Rv. 283796 – 01).
La sentenza impugnata si conforma pienamente ai principi espressi e spiega, peraltro, come la dicitura “by Paul Stiven” sia del tutto irrilevante ai fini della esclusione della contraffazione.
Le citate norme nazionali e sovranazionali, per la tutela “ultra merceologica” del marchio rinomato, richiedono, oltre alla “celebrità” dello stesso, l’indebito vantaggio o il pregiudizio.
Questo ulteriore requisito non è mai stato posto in discussione dagli imputati, nei gradi di merito, pertanto la denunciata carenza motivazionale sul punto è inammissibile, perché una sentenza non può essere viziata sotto il profilo argomentativo su punti mai devoluti al suo scrutinio.
Peraltro la censura è generica, poiché si limita a richiami di principi astratti senza calarli nella fattispecie concreta.
Va ricordato che, in materia di marchio notorio o rinomato, le violazioni contro le quali è assicurata tutela sono tre e ricomprendono:
innanzitutto, il pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà, indicato con il termine di “diluizione”, che si manifesta quando risulta indebolita la sua idoneità ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato;
inoltre, il pregiudizio arrecato alla notorietà, designato con il termine di “corrosione”, che si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso; infine, il pregiudizio rappresentato dal conseguimento di un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, detto anche “parassitismo”, che va ricollegato non al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall’uso del segno identico o simile al marchio (Sez. 1 civ., n. 26000 del 17/10/2018, , Rv. 651320 – 02).
E, nella specie, è indubbio che i giudici di merito abbiano appurato, quantomeno, una situazione di “parassitismo”.
TERZULTIMA FERMATA 